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特許出願を分割できるのはいつ?

手続に関する質問

特許出願を分割できるのはいつ?

特許出願の分割は、どのような時期にできるのでしょう。
審査中でもできるものですか?

特許の分割出願は、時期について制約があります。

分割出願をできる時期は、特許法に規定されています。以降説明する(1)~(4)のいずれかの時期に特許出願を分割することができます。

(1) 原出願(分割前の出願)の特許請求の範囲、明細書、又は、図面(以下「明細書等」とします)を補正できる時又は期間内(特許法44条1項1号)

「明細書等を補正できる」とは、拒絶査定不服審判を請求する時をいいます(特許法17条の2第1項4号)。

「明細書等を補正できる期間」とは、出願してから特許査定謄本の送達がある前までの期間をいいます。但し、最初の拒絶理由通知を受け取った後は、補正ができる期間は次のいずれかに限定されます。

  • 最初又は最後の拒絶理由通知で意見書の提出期限として指定された期間(特許法17条の2第1項1号、3号)
  • 発明の詳細な説明の欄が先行技術開示要件を満たしておらず、審査官から意見書を提出する機会が与えられた場合には、その通知で指定された期間(特許法17条の2第1項2号)

(2) 特許査定謄本の送達日から30日以内(特許法44条1項2号)

明細書等の補正を特許査定謄本の送達後にすることはできませんが、特許出願の分割は、特許査定謄本の送達後30日以内であれば、行うことができます。

但し、特許査定謄本送達後30日以内であったとしても、特許料を納付して特許権が設定登録された後は、特許出願の分割ができなくなるので注意が必要です。

また、特許査定謄本とあるので、拒絶査定を受けて拒絶査定不服審判によって特許審決を受けた場合には、分割出願を行うことができません。この場合は、あらかじめ審判請求の時に分割出願を検討することになります((1)参照)。

(3) 最初の拒絶査定謄本の送達日から3ヶ月以内(特許法44条1項3号)

審査官は、出願人に反論の機会を与えたが拒絶理由を解消できないと判断した場合には、拒絶査定をします。拒絶査定は、1つの出願に対して複数されることがありますが、分割出願は、最初の拒絶査定謄本の送達があったときにだけ、認められます。

拒絶査定があった場合、その謄本の送達から3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を出願人は請求できます。この場合、前述(1)のに該当するため、拒絶査定不服審判の請求と同時という扱いでも分割出願をすることができることになります。
拒絶査定に関して言えば、分割出願は、(3)の時期より(1)の時期、すなわち、拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことが好ましいです。なぜなら、その方が分割の実体的要件(内容に関する要件)が緩いからです。

分割出願に記載する発明は、原出願の明細書等に記載されたものでなくてはなりません。これが、(1)の時期の場合は原出願の当初(出願時点)の内容の範囲で認められます。一方、(3)の時期の場合は、分割直前、すなわち拒絶査定謄本を受け取った段階での明細書等の内容の範囲でしか認められません。特許制度では、出願後に新しい内容を追加することは認められていませんから、(1)の方が範囲が広いということになります。
これは、補正できる期間内((1)の時期)であれば、原出願を願書に最初に添付した明細書等に記載された範囲内で明細書等を補正できますが(特許法17条の2第4項)、補正できる期間外((3)の時期等)ではもはや原出願の明細書等を補正できないことによります。

具体的に説明すると、例えば、原出願が、出願時に発明Aと発明Bを記載していたが、発明Bに関する記載を削除する補正を行っていた場合、発明Bを特許請求の範囲に記載した分割出願を拒絶査定不服審判と同時((1)の時期)に行ったときには、分割の実体的要件を満たすと判断されます。一方、同じ出願を最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内((3)の時期)に行ったときには、分割の実体的要件を満たさないと判断されます。分割の実体的要件を満たさないと判断されると、分割の遡及効が認めらないという不利益があります。
遡及効については、「特許の分割出願って何」を御覧下さい。)

回答日:2017年9月14日

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